Gracias a la colaboración que desde Glezco Asesores y Consultores tenemos con Soulmark, especialistas en el registro de marcas, registro de patentes, registro de diseños industriales además de propiedad intelectual y derecho digital, queremos recordarte que ya ha transcurrido poco más de un año desde que entrase en vigor la modificación de nuestra legislación de marcas que introdujo una serie de novedades en el proceso de registro de las marcas y en los procedimientos de nulidad y caducidad de las mismas.

Por recordar brevemente, estas novedades fueron las siguientes:

  • Trámite de oposición: se regula la posibilidad de requerir al oponente para que pruebe el uso de la marca o marcas que fuesen base de la oposición con el riesgo, si no se prueba el uso, de que la oposición se viera desestimada.
  • Procedimientos administrativos de nulidad y caducidad de marcas, competencia asumida por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) desde el 14 de enero del año 2023. De esta forma, aquellos titulares de marcas que no hubiesen podido acudir al trámite de la oposición, tienen la opción de poder anular las marcas que dañan sus legítimos derechos (nulidad de marcas) y aquellos solicitantes que quieren registrar sus marcas pueden hacerlo sin tener el obstáculo de marcas en desuso (caducidad de marcas). Estos procedimientos son mucho más rápidos y económicos que los que antes se tramitaban ante los Tribunales de Justicia. Como curiosidad, durante el año 2023, se presentaron 211 procedimientos de caducidad de marca y, a finales de febrero de 2024, podemos hablar de aproximadamente 40 procedimientos de caducidad de marca en trámite, por lo que podemos pronosticar un considerable aumento de casos para el presente año.

Tanto en los procedimientos de oposición como en los de caducidad de marca, el requisito de la prueba de uso juega un papel fundamental. En efecto, el oponente dentro de una oposición y el titular de una marca contra la que se ha formulado una acción de caducidad, deben de ser capaces de acreditar que sus marcas se vienen usando de forma real y efectiva dentro de los últimos 5 años. En el caso de que este uso no se pruebe debidamente, la oposición decaerá en un caso y la marca será caducada en el otro.

A lo largo de este tiempo, desde que entró en vigor la modificación del procedimiento de oposición y, más recientemente, la incorporación del procedimiento administrativo de caducidad por falta de uso, hemos advertido la complejidad que conlleva probar el uso de la marca, sobre todo en el caso de marcas dedicadas a la prestación de servicios, y la arbitrariedad de la Oficina a la hora de valorar la prueba de uso aportada, posiblemente por la falta de experiencia en estos procedimientos que, al ser muy recientes, todavía no han permitido consolidar unas directrices de actuación. Así, nos hemos encontrado en ocasiones con casos en los que, a pesar de ser conscientes de que la marca se estaba usando, ha sido imposible demostrar el uso, bien porque la variedad y volumen de prueba era insuficiente o bien porque la Oficina ha valorado de forma subjetiva la insuficiencia de la prueba aportada.

Ante esta situación, nuestra recomendación es aprovechar estos cambios normativos para adaptar la realidad de las marcas, con el fin de tratar de evitar los inconvenientes que se plantean a raíz de esta reglamentación. Por ello, sugerimos actuar de la siguiente manera:

  • Registrar nuevas versiones de marcas que se usan habitualmente. En este nuevo registro habría que revisar igualmente, no solo el logo o la denominación de la propia marca, sino también la descripción de los productos y/o servicios que realmente se ajusten a su vigente realidad comercial.
  • Revisar las marcas que están en desuso y la conveniencia de conservarlas en la cartera, bien por motivos sentimentales, bien por la posibilidad de un relanzamiento en el futuro. En este caso, la recomendación sería proceder al registro de una nueva marca idéntica, y no renovar la marca antigua que ya esté en desuso, puesto que se supliría por la nueva que se registrase, manteniendo así el registro vivo y eludiendo la necesidad de probar su uso durante los siguientes 5 años.

Con estas acciones, se reforzaría la posición de las marcas respecto a posibles ataques de terceros que traten de caducarlas y, al mismo tiempo, se convertirían en marcas fuertes para alegación en una oposición sin que pueda requerirse la prueba de su uso mientras no hubieran transcurrido 5 años desde su concesión.

Desde GLEZCO, gracias a nuestra colaboración con Soulmark, nos ponemos a tu plena disposición para asegurar que tu cartera de marcas se ajuste a la realidad comercial de tu empresa, aportando la efectividad deseada para cada negocio.

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